Своровали? Накажи! Книга о защите интеллектуальных прав - Алексей Башук

каждый год в отчетах фиксирует «подешевение» товарного знака. По документам прибыль компании становится меньше, а значит, уменьшается и налог на прибыль.

Как экспертиза Роспатента проверяет заявки на товарные знаки

В этом разделе мы погрузимся в практику работы Роспатента. Для меня это самая интересная работа в мире, а вот для вас этот раздел может выглядеть нудно — все-таки речь будет идти про нюансы законов и работы госорганов. Но и обойтись без этого нельзя: те, кто не понимает, как работает экспертиза, ошибаются и теряют деньги, а потом сетуют на несправедливость госорганов и всей системы.

Кто-то в принципе неправильно выбирает обозначения, кто-то тратит деньги на лишние проверки, кто-то, наоборот, ничего не проверяет, а потом получает отказы. А чаще всего работа с товарным знаком в принципе начинается не вовремя и вместо обычной регистрации начинаются пляски с ребрендингом и борьба с отказами. Сейчас поясню.

Предприниматель, который еще ни разу не обжигался на товарных знаках, обычно действует в таком порядке: придумает название, сделает сайт, начнет работать, потратит деньги на рекламу. Если повезет, он не получит никаких претензий, просто сам через год-два задумается о защите бренда.

В этот момент может выясниться, что такое же или похожее название уже давно занято другой компанией. Не по злому умыслу — просто другие ребята когда-то давно зарегистрировали себе товарный знак и вполне законно им пользуются. Они пока что не воевали с нашим героем в судах, не сталкивались с ним в поисковой выдаче, просто владеют нужным ему знаком — или очень похожим.

Дальше предпринимателю придется выбирать между тем, что правильно, и тем, что легко. Самый простой путь — закрыть глаза и сделать вид, что ничего не происходит; продолжить работать без регистрации. Рано или поздно это аукнется, но не сегодня.

Второй вариант — решить вопрос с товарным знаком до того, как что-то случится: договориться с правообладателем и выкупить знак, или самому провести ребрендинг. Чаще делают ребрендинг — дорабатывают существующее название или вовсе придумывают новое — и его уже регистрируют.

Насколько высока вероятность попасть на чужой знак? Довольно большая: в России действует 750 тысяч товарных знаков и каждый год подают еще около 100 тысяч заявок. По моему опыту, чтобы подобрать звучное и пригодное для регистрации название, нужно перебрать несколько десятков вариантов, — а то и под сотню, если сфера конкурентная.

Хорошо еще, если предприниматель задумается о товарном знаке сам, — будет время подготовиться к ребрендингу. А часто бывает так, что он в принципе узнает о существовании товарных знаков только из досудебной претензии правообладателя.

Те, кто уже попадал в подобную историю, в следующий раз действуют в другом порядке:

1. Придумывают пару десятков названий.

2. Отсеивают по открытым базам большую часть уже занятых.

3. Оставшиеся пять отдают на проверку патентному поверенному.

4. Из трех пригодных выбирают лучшее и подают заявку.

5. Если перспективы регистрации хорошие, начинают потихоньку работать: дизайн, сайт и так далее.

6. Получают решение о регистрации, платят последнюю пошлину и получают свидетельство.

7. Работают на полную, горя не знают.

Как видите, с таким планом у предпринимателя гораздо меньше рисков получить претензии и попасть на ребрендинг. Чтобы вы могли ходить по такому приятному пути, давайте в общих чертах посмотрим, как вообще оценивают заявки на товарные знаки проверяющие эксперты самого Роспатента.

Роспатент не регистрирует «государственные» и аморальные товарные знаки

Никто не может зарегистрировать как товарный знак название страны, международной организации, госоргана или слишком похожие на них обозначения[172]. Та же история и с официальными символами — гербами, флагами и геральдикой[173]. Их можно использовать только с разрешения самих госорганов.

Роспатент отказывает в регистрации обозначениям, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и нормам морали[174]. Если есть риск, что кто-то возмутится регистрацией знака, заявителю, скорее всего, откажут.

Отказы по морали и нравственности получают не только матерные слова, но и в принципе любые обозначения, которые могут ассоциироваться с ругательствами и жаргоном, или просто вызывают неприятные ассоциации[175]. Классические примеры — отказы по заявкам «Халява», «Шире хари» и Paranoya. Мне самому доводилось преодолевать отказы по аморальности — например, знаки «Мафия» и «Коварный турагент».

Никакого справочника запрещенных слов или перечня ругательств не существует. Мерилом гуманности и морали выступает эксперт Роспатента, к которому попала заявка. В спорных ситуациях чаще отказывают, а потом заявители идут в Палату по патентным спорам и пытаются обжаловать решение.

Отсылки к религиям, названия объектов культурного наследия, названия известных произведений и имена известных людей прошлого тоже обычно не проходят регистрацию[176], если заявитель не получил нужные разрешения[177]. Например, Роспатент может отказать в регистрации ювелирному салону «Бриллиантовая рука» или отелю Rolling stones[178]. А если в обозначении есть что-то даже слегка похожее на «халяль», Роспатент запросит подтверждение халяльной сертификации от Совета муфтиев России.

Роспатент не регистрирует описания товаров в качестве товарных знаков

По товарному знаку покупатели должны суметь отличить продукт предпринимателя от продуктов конкурентов[179]. А если обозначение просто указывает на вид товара или описывает его свойства, то ни о каких отличиях не будет и речи. Это называется «различительная способность». У одних обозначений она сильная, у других слабая, а у третьих ее вообще нет.

Общепринятые термины не пройдут регистрацию в тех сферах, где они используются[180], — например, «Защита» для юрфирмы. Простые сочетания цифр и букв вообще не пройдут регистрацию нигде, если только не доказать их уже возникшую различительную способность благодаря известности среди покупателей[181].

Если у обозначения нет различительной способности, это не значит, что его нельзя использовать в бизнесе. Можно, пожалуйста, просто как товарный знак его не зарегистрируют — ни вы, ни кто-либо еще. Такое же обозначение смогут использовать другие предприниматели, и ничего никому за это не будет.

Условный владелец магазина «Сапоги» не сможет запретить кому-то открыть на соседней улице магазин с таким же названием. Но у таких названий есть и плюсы: покупатели сразу понимают, что здесь продают сапоги, и никто не сможет обвинить предпринимателя в том, что он использует чужой товарный знак. Нет правообладателей — нет и претензий.

Такой вариант подходит для тех, кто открывает одну маленькую точку у себя в городе и не планирует расширяться. Но иногда, казалось бы, описательное название может внезапно оказаться чужим знаком. Взять, например, «Детский мир»: многие предприниматели думают, что